一、基本案情 
　　原告青岛某电子有限公司（以下称甲公司）系名称为 “一种金属标签的制造方法” 、专利号为zl99121033.6发明专利的独占实施许可人，并有权对在专利申请公开日至授权日之间的使用行为和侵犯该专利权的行为追究侵权人的责任。该专利现为有效，其独立权利要求如下：“一种金属标签的制造方法，其特征是该制造方法包括以下次序的工艺步骤：1、在黄铜板的表面上，用雕刻器阴刻或阳刻出所希望的商标（1），取得雕刻板（2）的阶段；2、把上述的雕刻板（2）当模型，多次电铸该模型，制作出有同样商标（1）的多个电烙板（3）阶段；（3）把上述的电烙板（3）紧密地附着在可作传导体的底版（5）上，取得主板（4）阶段；4、以上述主板（4）为模型，用该模型进行电铸，生产出大量的复制品（7）阶段。”　　　　　　 
　　被告系青岛另一家电子有限公司（以下称乙公司），其在向用户提供的产品宣传画册及企业网站中多处记载与原告相同的电铸标牌产品，并在向其样品册中明确装载有该类产品实物。原告据此认为被告擅自使用其独占实施许可的专利方法，并销售和许诺销售依该专利方法所直接获得的产品，侵害了原告合法的独占实施许可权益，遂向法院提起诉讼，请求法院依法判令被告停止侵权行为，删除其网站中记载的与侵权有关的宣传内容，销毁侵权专用设备及模具；赔偿原告经济损失人民币50万元；承担原告调查制止其侵权行为所支出的公证费、律师代理费及本案诉讼费。 
　　被告乙公司在法院的要求下提供了其生产电铸标牌产品方法的光盘和公证文书，其记载的生产过程是：1、根据客户要求设计图案并雕刻在铝板上，作为第一次电铸的模具（模具1）；2、废弃铝板模具，把第一次电铸出的产品做表面处理后，作为第二次电铸的模具（模具2）；3、用模具2进行第二次电铸，出来的产品再进行表面处理，作为第三次电铸的模具（模具3）；4、如此反复进行电铸、表面处理，直到得到与最终产品要求完全一致的产品，再用其作为模具（模具4），进行多次电铸，得到多个完全一样的电铸品；5、将上述多个电铸品焊接在一起，作为最终的模具（模具5）；6、将模具5的背面及侧面用绝缘材料密封，然后放入电铸槽中电铸，得到最终产品。通过对光盘和公证文书的质证，原告对该两份证据及其记载的生产工艺方法均予以认可，因此法院认定光盘和公证文书的效力。 
　　被告辩称，首先原告生产的专利产品不是新产品，原告负有证明被告的生产方法与涉案专利技术相同的责任。其次被告的生产方法与原告专利技术存在以下不同：（1）被告的母模使用的材料是铝；原告专利是用黄铜作雕刻版。（2）被告雕刻成的母模只用一次，将其电铸成的产品进行磨沙、激光防伪等处理后作模具继续电铸，反复多次，直至电铸出的产品表面效果达到要求，才确定最终的电铸模具并用于生产产品；而原告专利技术是直接用雕刻版电铸出多个模具，即所谓电烙板，用于生产产品。（3）被告将模具直接用焊接的方法连接在一起；而原告专利方法是用瞬间胶将电烙板粘在导电板上。（4）被告将最终的模具的侧面及背面用绝缘材料覆盖后进行电铸生产产品；而原告专利技术是将导电板上的模具与导电板一起进行电铸生产产品。因此，被告的生产方法与原告专利技术完全不同，应依法驳回原告的诉讼请求。 
　　以上可以看出，原告方法发明专利的独立权利要求包含归纳以下四个必要技术特征：1、用黄铜板作为基板，用雕刻器在其表面上阴刻或阳刻出所希望的商标图形，即制成雕刻板；2、多次电铸上述制成的雕刻板，制作出具有同样商标图形的多个电烙板即模具；3、选取可作传导体的底板，把上述电烙板即模具紧密地附着在可作传导体的底板上，制成主板。4、用上述主板进行电铸，生产电铸标牌产品。被告生产方法的技术特征在于：1、根据设计图案，在铝板上雕刻出模具；2、将利用上述模具电铸出的产品做表面处理后，作为第二次电铸的模具；3、如此反复进行电铸、表面处理，得到符合要求的模具；4、多次电铸上述模具，得到多个电铸产品；5、将上述电铸产品焊接在一起，并将其背面及侧面用绝缘材料密封，制成最终模具；6、将上述模具放入电铸槽中电铸，得到最终产品。被告生产方法的技术特征与原告专利权利要求书中对应的必要技术特征相比，缺少将模具紧密地附着在可作传导体的底板上制成主板这一必要技术特征，而是直接将模具焊接进行电铸、生产产品，两种制作电铸模具的手段有本质不同。而上述涉案专利的具体技术特征，恰恰是该专利的精华所在。因此，被告生产方法没有侵犯原告独占实施许可的专利技术，法院判令驳回原告的诉讼请求。 
　　二、法官思考 
　　方法发明专利是指针对方法所申请的专利，方法发明就是指一切以程序和过程形式出现的发明，如产品的制造加工工艺，材料的测试、化验方法，产品的使用方法等发明。方法发明专利与产品发明专利、实用新型专利及外观设计专利不同之处在于，其保护的是一个动态的过程，而非静态的产品。因此，如何及时、准确取得被告使用的方法从而将其与原告专利进行比对，成为法院在审理方法发明专利侵权案件时的关键所在。另外，本案被告在庭审中提出其生产方法是商业秘密，也应受到法律的保护，要求通过本案审理知晓其生产方法的原告及相关人员承担保密义务。对此，我国现行法律并没有明确规定，需要法官在实践中具体加以把握。针对本案涉及的上述两个问题，笔者谈以下意见。 
　　（一）举证责任的分配 
　　举证责任又称证明责任，是指法院审理民事案件于诉讼终结时，全部证据仍不能判明当事人主张的事实真伪，由主张该事实的当事人承担不利的诉讼后果。[1]证明责任有双重含义，即行为意义上的证明责任和结果意义上的证明责任。行为意义上的证明责任是指案件待证事实由谁提供证据加以证明的责任。结果意义上的证明责任是指当诉讼终结时，待证事实真伪不明由谁承担不利诉讼后果的责任。它是由法律预先分配的，是不可转移的，具有指导当事人收集证据，在待证事实真伪不明时为法院提供裁判依据的作用。 
　　我国《民事诉讼法》及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（以下称《民事证据规则》）规定了举证责任分担的一般原则即“谁主张，谁举证”，《专利法》和《民事证据规则》又规定了方法发明专利侵权诉讼中举证责任的倒置。[2]因此，方法发明专利侵权案件中的举证责任承担分两种情况，当专利侵权纠纷不涉及新产品时，原告应就被告使用的方法侵犯其专利权承担举证责任，原告应提供证据证明被告所使用的方法以及被告所用方法与原告专利相同或近似，否则原告将承担败诉的不利后果。当专利侵权纠纷利涉及一项新产品时，则由被告承担举证责任，被告需自行提供其使用的方法，并证明其与原告专利方法不同。但此种情况下，原告并非不承担任何举证责任，原告需证明其专利涉及一项“新产品”，并且被告的产品与原告使用专利方法生产的产品同样或近似。原告若主张被告侵权必须首先证明上述事实已经发生或存在过，因此原告主张的是一种积极事实，应由其承担证明责任。而且，原告只有证明了其专利涉及一项新产品，才能依据法律规定被告举证责任倒置。 
　　通常情况下，被告为证明其方法不构成侵权，首先提供其方法，然后再将其与专利方法进行比较以做不侵权抗辩，而法院也可将专利方法与被告使用方法进行比较从而作出是否侵权的判断。但实践中，往往存在方法发明专利不涉及一项新产品，而原告又无法提供证据证明被告方法的情形，是否据此直接驳回原告的诉讼请求呢，对此问题存在两种不同的观点。 
　　一种观点认为，方法发明专利所保护的是产品的生产方法或工程的施工方法，使用方法发明专利表现为一个行为的实施过程，其特点决定了对其构成侵权的行为具有“无形”的特点。因此，侵权证据往往不易取得或不易全部取得，实施侵权者容易转移、隐匿侵权证据，证据的隐蔽性突出。对于原告来说，只有亲临被告的生产现场才能了解被告是否在产品制造过程中使用了专利方法，一般情况下原告无法接近被告的生产现场取证，因此要求原告举证证明被告侵犯了其方法发明专利非常困难，若以举证不能将败诉结果判给原告不仅显失公平，而且法院难以全面客观地了解侵权真相，争议事实处于真伪不明状态。因此，在非新产品方法发明专利侵权诉讼中，法官可根据个案的实际情况，依据公平原则，加重被告的举证责任，将被告所使用生产方法的举证责任分配给被告。[3] 
　　另一种观点则认为，“谁主张，谁举证”是我国民事诉讼举证责任分配的一般原则，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。《专利法》及《民事证据规则》规定，专利侵权纠纷仅在涉及新产品制造方法的发明专利时，实行举证责任倒置。因此在不涉及新产品方法发明专利的诉讼中，原告应举证证明被告使用了与其专利技术相同的方法，否则应驳回原告的诉讼请求。如果仅仅考虑原告举证的困难，要求被告提供其制造方法或依原告的申请对被告的方法进行证据保全，一方面减轻了原告的举证责任，另一方面不利于保护被告的合法利益，实践中存在被告使用的方法是商业秘密或正将其使用的方法申请专利的情况。 
　　笔者同意第一种观点。审理方法发明专利侵权案件时，如果无法获得被告的生产方法，就无法与专利方法进行比对，是否构成侵权将处于真伪不明状态，若直接判定被告不构成侵权，驳回原告的诉讼请求，一定程度上损害了原告的利益。而且，原告极有可能重新收集被控侵权方法的证据，并再次起诉，从而增加了诉讼成本，不利于纠纷的解决。 
　　trips协定第34条规定，如果一项专利的实质性内容为获得一项产品的方法，司法部门应有权责令被告证明其制造相同产品的方法不同于专利方法。因此，成员应规定，至少在下述情形之一时，如果不能举出相反的证据，则将未经专利权人同意而制造的任何相同产品视为是用该专利方法所制造的：（1）如果用专利方法所生产的产品是新的；（2）如果相同的产品在很大程度上有可能是由专利方法制造的，而专利权人经过合理的努力仍不能确定被告所实际采用的制造方法。[4]《民事证据规则》第7条规定，“在法律没有具体规定，依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时，人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担。”因此，trips协定及《民事证据规则》的规定，法院在审理非新产品方法发明专利侵权案件时，可以通过举证责任转移、证据保全、适用推定规则三种途径解决取得被告使用方法的问题。 
　　1、将举证责任转移给被告。诉讼中，结果意义上的证明责任是法律抽象加以规定的责任规范，不会因为具体诉讼或当事人态度的不同而发生变化，行为意义上的证明责任则根据诉讼进行的情况在各方当事人之间动态转换，从而引导案件事实的证明不断深入。一方当事人对自己的主张提出证据加以证明之后，举证责任就转移到对方当事人，对方当事人须提供证据反驳这一主张，如果其反驳的证据充分，举证责任再次转移，提出主张的当事人须继续举证予以反驳。在方法发明专利侵权案件中，被告相对于原告而言，提供其生产方法易如反掌，被告在距离证据的远近、接近证据的难易程度及收集证据的能力等方面的优势均大大超过原告，也就是说，被告的举证能力远远高于原告。因此，如果原告提供了初步证据使法官内心确信被告侵权的可能性很大，且原告充分发挥其举证能力后仍无法取得被告的生产方法，法官可以根据《民事证据规则》第7条的规定将举证责任分配给被告。 
　　2、对被告使用的方法进行证据保全。原告的证据保全申请符合法律规定的条件时，法院应及时对被告使用的方法进行保全，确保全面准确再现被告的生产过程，以实现非新产品方法发明专利侵权诉讼中的举证责任的合理分配，并为法院判定是否侵权打下一个良好的基础。法院在进行证据保全时需注意以下问题：首先，须双方当事人在场，以保证法院保全证据形式要件的合法性，避免当事人对保全过程的真实性、客观性提出异议。其次，借助照相机或摄像机等器材完整地记录被告的生产过程。第三，做好证据保全笔录。因法院采取证据保全措施即意味着免除了原告的该部分举证责任，所以在实践中应严格掌握证据保全的条件，避免过分保护原告的利益。 
　　3、适用推定规则。推定是根据法律规定或经验法则，在某一事实存在的情况下，推定另一事实存在或不存在的司法活动。在具体的诉讼中，受特定时空条件的限制，案件事实的证明不可能达到绝对真实的程度，只能是对既往事实的主观推测。因此法院在司法活动中适用推定规则不仅符合人类认识论的一般规律，而且可以减轻当事人和法院的诉讼负担，防止诉讼的过分延迟，有利于维护诉讼程序安定性。《民事证据规则》第75条规定，“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。”当原告提供初步证据证明被告可能使用了专利方法时，如果被告仅仅是对原告的主张加以反驳而不提供任何证据的情况下，法院可直接适用推定规则判定被告使用了专利方法，侵犯了原告专利权。 
　　（二）商业秘密的保护 
　　在审理方法发明专利案件时，往往会遇到这样一个问题：被告向法院提出其使用的方法是商业秘密，也应受到法律的保护，要求通过案件的审理知晓其生产方法的原告及相关人员承担保密义务。由于我国现行法律规定没有明确专利侵权案件中的商业秘密保护问题，各地法院的作法有所不同。 
　　有的法院仅仅是在庭审过程中告知，因参与诉讼从而知道被告使用方法的相关人员应承担保密义务，否则应承担法律责任，原告及相关人员则在法庭上作出保密的承诺。但是，如果被告使用的方法确实构成商业秘密，仅有法庭上的承诺并不能有效防止被告商业秘密的泄露。此种做法并不能起到真正保护被告商业秘密的作用。 
　　有的法院则在以下几个环节采取措施，在证据交换和开庭过程中对被告的部分核心技术不予公开出示；在鉴定过程中，要求鉴定机构和鉴定专家保密，非必须鉴定的技术可以不向专家公开，隐去鉴定报告中涉及技术秘密的部分；案件审结前当事人阅卷的将涉及商业秘密的部分拣出来，法院不将涉及当事人核心技术的具体内容表述在判决书中，归档时将涉及商业秘密的证据材料、笔录等归入副卷。[5]以上作法中部分值得我们借鉴，但如果在证据交换和庭审过程中对被告的部分核心技术不予公开出示，则违背了民事诉讼证据的一般规则。根据《民事诉讼法》和《民事证据规则》，证据应当在证据交换过程中或法庭上出示并由当事人质证，未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。如果法院依据未经双方质证的证据作出侵权与否的判决，若一方上诉则一审判决将面临改判的风险。 
　　笔者以为，对被告提出的商业秘密保护的请求，首先法院不应对其不加理睬，被告的合法利益应受到平等的保护，不能因为其在个案中处于被指控方的地位导致其应得到保护的利益受到损害。其次，商业秘密不同于一般的权利，其权利的形成需要当事人举证并由法院认定。根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》，方法发明专利侵权案件中的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息。因此被告需提供证据证明其使用的方法符合商业秘密的构成要件：1、秘密性。被告的方法无需独一无二，但须不为公众所普遍知晓，他人通过反向工程掌握了其方法的情况下并不影响被告方法的秘密性。2、价值性。被告通过使用其方法可以为其带来经济利益，使其比不知道或不使用其方法的同行竞争者处于更有利的地位。3、采取保密措施。被告主观上将其使用的方法视为商业秘密，并采取合理的保密措施加以管理。何为“合理”，法律并无明确规定，可参照《世界知识产权组织关于反不正当竞争保护的示范规定注释》的规定，即：“在确定是否为信息保密采取了合理步骤时，应考虑到权利持有人开发该秘密信息所花费的精力和金钱、该信息对于他和他的竞争对手的价值、权利持有人为该信息保密所采取措施的范围以及该信息为他人合法获得的难易程度。此外，秘密信息还必须可被例如文件形式或通过存储在数据库的形式辨别。虽然不需要有订立契约的义务，但权利持有人必须曾经表示出将该信息视为秘密信息的意图。”[6]如果被告的方法符合商业秘密的构成要件，法院在审理该类专利侵权案时可参照审理侵犯商业秘密案的程序，对案件不予公开审理。总之，关于如何保护方法发明专利侵权案件中的商业秘密问题，有待于最高人民法院进一步明确。 

　　作者单位：郭静　青岛中级法院民三庭

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[1] 江伟主编：《民事诉讼法学》，复旦大学出版社2002年版，第288页。 
[2]《专利法》第五十七条第二款规定：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。《民事诉讼证据规定》第四条第(一)项规定：因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。 
[3] 参见卢山：《论方法专利侵权诉讼中举证责任分配》，《电子知识产权》2005年第2期，第42页。 
[4] 杨荣珍主编：《世界贸易组织规则精解》，人民出版社2001年版，第350页。 
[5] 参见吴登楼：《方法发明专利侵权诉讼中的若干问题》，《电子知识产权》2002年第4期，第32页。 
[6] 吴汉东、胡开忠等：《走向知识经济时代的知识产权法》，法律出版社2002年版，第364页。